浅析非法标识能否对抗在后商标申请问题

知识产权那点事2019-08-17 13:36:25

编者按

近期,最高人民法院提审的济南千贝信息科技有限公司、广州市希力电子科技有限公司与上海波克城市网络科技股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标异议复审行政纠纷一案引起广泛关注。最高法院在审理过程中归纳的核心争议是希力公司所售的游戏软件具有退币等功能对希力公司主张的在先权益是否构成影响。2001年《商标法》第三十一条规定,不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。因此,该案的本质问题在于他人已经使用并有一定影响的商标是否包括非法产品的标识,即“非法标识”能否对抗在后商标申请。

一、案情简介

广州希力主营大型街机游乐设施开发,并推出多款游戏机产品。2009年,广州希力推出街机游戏《捕鱼达人》,同年12月1日取得捕鱼达人游戏软件著作权登记证书。后桂林力港公司经广州希力授权,先后于2010年和2011年推出《捕鱼达人之深海狩猎》网络版游戏和手机版《捕鱼达人之深海狩猎》。济南千贝主营游戏软件开发,于2011年6月14日取得捕鱼达人OL游戏软件V1.0著作权登记证书。波克城市主营游戏软件开发,其于2009年8月推出《航海大冒险》网络版捕鱼游戏,并于2011年8月16日获得捕鱼达人网页版游戏系统软件V1.0计算机软件著作权登记证书,该游戏现已成为波克城市最受玩家欢迎的游戏之一。而该公司经过一系列的运作,根据“捕鱼达人”IP改编成的移动游戏“捕鱼达人-千炮版”已成为APP Store畅销排行榜中目前最受欢迎的捕鱼类游戏之一。[1]

2011年3月29日,波克公司向国家工商行政管理总局商标局提出第9274903号“捕鱼达人”商标(简称被异议商标)的注册申请,指定使用在第42类“计算机软件设计、计算机软件更新、技术研究、包装设计、室内装饰设计、服装设计、书画刻印艺术设计、无形资产评估、气象信息、质量体系认证”等服务上,并于2012年1月6日获得初步审定并公告。

在法定期限内,希力公司和千贝公司针对被异议商标的注册申请向商标局提出异议。2013年6月18日,商标局作出裁定,认为希力公司和千贝公司提出的证据材料不足以证明其已经在先使用“捕鱼达人”商标并使之具有一定影响,裁定:被异议商标予以核准注册。

希力公司和千贝公司不服商标局的裁定,分别于2013年7月15日和2013年7月9日向商标评审委员会提起异议复审申请,主要理由为:希力公司和千贝公司在网络游戏领域具有较高的知名度和影响力,“捕鱼达人”游戏系由希力公司和千贝公司独创并在先使用,并且进行了著作权登记,在相关公众中具有较高的知名度。被异议商标的申请注册是对两公司在先使用并有一定影响的“捕鱼达人”商标的恶意抢注。

商标评审委员会对希力公司和千贝公司提出的异议复审申请,予以并案审理,并于2014年4月14日作出裁定。该裁定认为,千贝公司和希力公司取得计算机软件著作权登记证书的时间和使用“捕鱼达人”日期均在波克公司之前。并且千贝公司和希力公司在“计算机软件设计、计算机软件更新”等相同或类似服务商在先使用了“捕鱼达人”商标并使之具有了一定知名度, 所以在“计算机软件设计、计算机软件更新”服务项目上,被异议商标的注册申请构成《商标法》(2001年)第三十一条所指的以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标之情形。但是希力公司和千贝公司提供的证据不足以证明在被异议商标申请注册前,千贝公司和希力公司在被异议商标指定使用的“技术研究、包装设计、室内装饰设计、服装设计、书画刻印艺术设计、无形资产评估、气象信息、质量体系认证”服务相同或类似服务上在先使用了“捕鱼达人”商标并使之具有了一定知名度。因此,在“技术研究、包装设计、室内装饰设计、服装设计、书画刻印艺术设计、无形资产评估、气象信息、质量体系认证”服务上,被异议商标的注册申请不违反《商标法》(2001年)第三十一条。

波克城市不服复审结果,向北京市第一中级人民法院提起了行政诉讼,北京一中院赞同商标评审委员会的理由并维持其裁定。随后,波克城市上诉至北京市高级人民法院,北京市高院于2015年9月11日作出二审判决,撤销了北京市一中院的判决以及商标评审委员会的裁定,并判令商标评审委员会重新作出裁定。

北京市高级人民法院认为,希力公司提交的证据能够证明其《捕鱼达人》游戏产品在被异议商标申请注册日前进行了一定的使用,并且希力公司曾获得相关行业协会颁发的荣誉,也具有一定规模的销售。但这主要涉及的是计算机软件产品及相关游戏机的销售情况,与被异议商标指定使用的“计算机软件设计、计算机软件更新”服务存在明显区别;其次,希力公司相关游戏软件的销售对象数量极为有限,而包括《澳门国际电玩》在内的相关杂志也不是大陆地区相关公众常见的刊物,在这类杂志上宣传报道不能作为有关商标在中国大陆地区进行使用并具有一定影响的证据;再次,从使用的时间上看,希力公司对“捕鱼达人”的使用也未明显早于被异议商标的申请注册日,甚至晚于与波克公司具有关联关系的长络公司、幻奇公司使用该商标的时间。综上,北京市高院认为商标评审委员会和一审法院关于希力公司在复审服务相同或者类似的商品或者服务商使用“捕鱼达人”商标并具有一定知名度的认定缺乏充分的事实依据。波克公司的申请不属于以不正当手段抢注他人商标的行为。[2]

2016年2月29日,广州希力向最高人民法院申请再审。一天后,济南千贝也启动了再审程序。2016年9月29日,最高人民法院裁定提审该案。2016年11月25日,最高人民法院对该案进行公开审理。在庭审过程中,波克城市主张,已有多个司法解释及相关规定、在先的刑事判决书将“具有退分退币功能的游戏机”认定为赌博工具,广州希力将“捕鱼达人”标识使用在“具有退分退币功能的游戏机”上的行为,属于在非法商品上使用“捕鱼达人”商标,因此希力公司使用“捕鱼达人”标识的行为不能适用2001年《商标法》第三十一条的规定予以保护。

广州希力表示,其“捕鱼达人”游戏机是市场上合法流通的产品,不存在非法的问题,捕鱼达人游戏机的退币退彩票功能只是其附属功能,与其对“捕鱼达人”商标的在先使用没有直接关联。即使退币退彩票的功能存在,其也仅与经营者的行为相关联,并不是产品本身有问题。根据《商标法》的规定,广州希力已经把商标使用在商品上,已经起到了区别商品和服务来源的作用,已经完成了商标的使用功能,商标的使用与商品的合法性没有直接关系。同时广州希力强调,目前没有任何证据证明广州希力使用“捕鱼达人”商标的游、戏机是非法的。[3]

目前,该案尚在再审阶段。本案的关键问题是针对2001年《商标法》第三十一条的规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”若其中异议人的在先使用行为本身为违法行为,那么其是否能主张“在先权利”?在回答这一问题之前,首先要明确非法标识是否具有商标权。若非法标识不具有商标权,那么第三者要以非法标识来阻却商标申请人的注册申请是不可能的。倘若非法标识具有商标权,我们就需要探究“非法标识”能否阻却在后商标申请这一问题。

二、“非法标识”能否产生商标权

我国商标法第一条开宗明义揭示了商标法制定的直接目的和间接目的。其直接目的在于商标专用权的取得和保护,而终极目标是在于对消费者利益的保护,以免对商品来源产生混淆,从而促进工商业的正常发展。因此,商标法具有保护公益与私益的双重目的。[4]然而为保障社会公益及私人权益,申请注册商标不仅要满足积极要件,即申请注册的标识应具有特别性及甄别力,发挥商标区分商品来源的功能。商标法还设有若干消极要件加以限制。

根据我国商标法第十条规定,标志具有下列情形之一的,不得作为商标使用。该条款列举了八项不得注册的是由。其中前六项明确列举了标志使用的详细情形,而后两项分别规定了“欺骗性”标识和“有害”标识的不可注册。商标法规定,“欺骗性”标识是指容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认。该条规定是为了保护交易安全,防止消费者混淆。因此,若有人在与已注册商标的产品类似的商品上使用相同或近似的标识,可能会引起消费者混淆时,这类标识不可注册。这一规定与产品本身是否违法并无关系。因为,即便是有人在合法产品上申请与非法标识相同或近似的标识,并产生欺骗或误导时,这类合法产品上的标识也不能够被注册。所以,产品是否合法并不是这条法律适用的关键。

商标法中的“有害”标识是指有害于社会主义道德风尚或者其他不良影响的。商标附着于产品得以流通,又借助广告宣传使得公众普遍知晓,必然具有传播信息、引导时尚和推广风气的社会功能。因此,商标注册时必须要考虑是否符合公共秩序和社会道德风尚。需要指出的是,这里商标法考虑对公众的引导是出于对商标本身的考量,我们需要判断的是这个标识是否有害于社会道德风尚或者有其他不良影响。而非该标识所附着的商品。例如,长江中游某城市有一企业曾使用“福摩萨”商标,由于该词语是当年荷兰殖民者对我国台湾地区的蔑称,若作为商标使用容易产生不良影响,反映了对台湾地区的不尊重。因此当地工商部门对该企业的商标行为予以查处,停止其使用并令其销毁所有商标标识。[5]美国联邦法院判令禁止将玛丽女王(Queen Mary)的名字作为女性内衣的商标,认为这将会有损皇家尊严。即便我们有时会羞于谈及内衣这类产品,但是法律并没有禁止在内衣上使用其他标识。[6]此时商标法进一步禁止的是标识和产品之间的联系,当这种联系产生不良影响时,如有损皇家尊严等,那么商标法就会禁止使用这类标识。因此,此项规定并非考虑产品本身是否产生不良影响。

那么当标识附着于非法产品上时,该标识能否产生商标权呢?我国商标法并没有明确设置消极要件来阻却非法产品的商标注册。针对这一问题,我们可以从其他知识产权法的规定上得到启发。我国原著作权法第四条第一款规定:“依法禁止出版、传播的作品,不受本法保护”,后经修订改为:“著作权人行使著作权,不得违反宪法和法律,不得损害公共利益。国家对作品的出版、传播依法进行监督管理。”这次修订是起源于2007年中美WTO诉讼案,对于违禁作品是否享有著作权这一问题给出了明确的回答:著作权在违禁作品创作完成时即产生并合法存在。但是如果出版法规等公权力对著作权的行使进行管制时,那么著作权这一权利的行使就会受到限制。[7]只有当知识产权私权不与公权力管制的法律法规相冲突时,知识产权的私权才能自由完全的行使。当两者存在冲突时,私权的行使就受到一定程度的限制。但是无论如何,知识产权私权并没有消失,该权利的产生和存在没有受到影响。因此,有学者认为,使用商标的行为是否违反游戏公法的规定,并非商标法所要规范和调整的内容。[8]

但是与著作权不同的是,商标权并不是自动产生的一种权利。尽管有些国家同意保护未注册商标,但是绝大多数国家都规定商标权必须注册取得。此时的商标权的私权性质和公权性质是没有办法分开来看的。此时,“非法标识”能否注册就不是一个简单的逻辑推理问题,而必须从商标法保护公益和私益的双重立法目的进行考虑。

我国《商标法》第二十二条规定,商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称,提出注册申请。而《商品和服务分类表》中预先设定只能在合法的商品类别上注册商标,并不包括非法商品(如淫秽制品、赌博工具等)。因此,我国现行商标法强调在核定使用范围之内的商品上使用注册商标。虽然商标法没有明文规定非法商品不能获得商标权,但是使用商标的商品或服务的合法性是申请商标注册的内在前提条件,已经隐性的存在于商标申请的过程中。

我国法院在司法判例中也坚持“违法行为不能产生商标权”这一司法精神。在“七匹狼”商标争议行政纠纷案中,[9]二审法院认为,第三人龙岩卷烟厂违反《中华人民共和国烟草专卖法》第二十条第一款的规定,在香烟上使用未经注册的商标,属于法律禁止性行为,因此,其在先使用行为不能产生受法律保护的在先使用权利。在赖茅商标异议复审行政纠纷案中,[10]最高人民法院指明:“赖世家酒业公司的使用行为实为侵犯“赖茅”商标专用权的行为,并不能因违法行为而产生商标权益”。法院大多认为在非法商品上使用商标并不能产生在先权益。这不仅与法制原则的要求一致,也有利于各部门法之间协调规制违法犯罪行为。[11]

美国专利商标局在接受商标申请时明确表明,任何在商业上所使用的标识必须是“合法使用”才能获得商标注册,这就是美国商标法的“合法使用”原则(Lawful Use Rule)。美国商标法2.69条明确指出:“当出售或运输要求注册商标的产品受到国会法案的规制时,专利商标局可以就该商品是否遵循国会法案进行适当性调查,其唯一的目的在于判断商标是否合法使用。”[12]由于近年来美国国内大麻市场的销售额激增,许多制造商希望改变现行商标法,能及早的建立自己的品牌商誉。但针对这一情形,2011年10月,美国专利商标局专门修改了《商标审查程序手册》,进一步明确了非法产品商标权的问题。该手册第907条表明,所有违反《管制药物法》(CSA)规定的商品或服务都是专利商标局对商标注册进行调查或拒绝的依据。此外,手册907条非常明确得指出,无论州立法如何,大麻及其活性成分THC仍然是联邦法律下的一级受控物质,受到《管制药物法》的禁止。[13]因此,即便美国商标取得制度以使用为先,也要求以商业经营活动合法、所标商品合法作为获得商标权的前提要件。

虽然知识产权私法和非法商品的公法调整的法律关系有所不同,两者存在各自的分工。但是商标法对商标权私益的保护和消费者公益的保护这两个目的无法进行分离,其必定要承担起维护商品市场秩序的责任。因此,本文认为商标法所保护标识必须附着在合法的商业活动上。

三、非法标识能否对抗在后商标申请

2001年《商标法》第三十一条的规定,已经使用并有一定影响的商标虽然尚未注册,但可以阻却他人的不正当抢注行为。这一条作为商标注册原则和申请在先原则的例外条款,其目的是为了规范违反诚信原则的恶意抢注行为。针对“已经使用”是否必须为合法使用,学术界也存在一定的争议。持支持观点的认为法律之所以禁止一定的行为,是因为一定社会条件下主导的社会价值对此种行为持否定的态度,该行为所产生的法律后果,往往也是行为人需要承担民事责任或者行政违法责任。如果对违法行为产生的事实状态予以保护,就会对主导社会价值发生冲突。因此,“已经使用”中的”使用“必须是一种合法使用。[14]持反对观点认为,采用法律禁止的方式使用商标并不意味着不产生相应的法律后果。违反法律的行为应当承担相应的法律责任,但并不意味着该行为不产生任何权利,不意味着该在先使用的商标可以任由他人恶意抢注。[15]还有一种观点认为,违法行为并不能否定“使用”,只要是善意使用即可,即使行为有瑕疵也应受到保护,在先使用人照样有权禁止他人抢注。[16]

本文认为,用于阻却在后商标申请的标识必须是合法使用,只有合法使用所积累的商誉才能受到法律的保护。我国《商标法》第九条规定“申请注册的商标,不得与他人在先取得的合法权益相冲突”。这里明确强调了在先权益为“合法权益”。“非法标识”的影响力很大程度来自于商品的违法性对公众产生的吸引力。[17]这种违法的利益不应受到法律的保护。此外,根据最高人民法院对“一定影响”的解释,其判断因素来源于世界知识产权组织于1999年9月通过的《联合建议》。该建议第二条第一款考虑的因素包括:1.在公众的相关领域对其商标所知晓或认知的程度;2.任何对其商标使用的其间、程度与地理区域;3.对其商标从事行销推广的期间、程度与地理范围(包括商展促销等);4.其商标是否已经申请或完成授权注册以及该行政审批程序所能反应出对其商标的使用或认知;5.对其商标从事成功维权的纪录;以及其商标的对应价值。对“公众的相关领域”解释,该建议第二款非穷竭式的列举了三个可供审度的因素:1.其商标所适用的产品或服务的真正和/或潜在消费者;2.其商标所适用的产品或服务的供销渠道的参与者;3.其商标所适用的产品或服务的商业圈。由此看出,在适用《商标法》第三十一条的程序过程中,法院都是以异议人未注册商标所适用的商品或服务是从事合法的使用为前提。[18]若“已经使用”中的使用包括非法行为,那么该标识无法通过行政审批,也无法进行维权。更不可能存在与之对应的商业圈。

2001年《商标法》第三十一条的目的只是为了平衡商标权利保护与善意在先使用者在制度上所设定的一个范围相当有限的例外。[19]作为一种抗辩,若对非法使用的行为也进行保护,那么就会构成了“不洁之手”(unclean hands),无法再行获得法律救济。因此,本文认为即便非法标识可以获得商标,2001年《商标法》第三十一条中规定的“已经使用”也必须是合法使用。只有合法使用的标识才可以对抗在后商标申请。

四、结语

商标所附着的产品是否合法并不是商标法所管辖的范围。但当商标申请人就非法产品上的标识提出商标注册申请时,商标局不可能对“非法标识”进行注册,认可非法产品作为商品在市场上进行流通。若第三人想要以在先使用“非法标识”来阻却在后商标申请,作为抗辩,其标准不可能低于申请商标注册的标准。而且,一旦第三人的商品或服务的使用行为不合法,就会构成“不洁之手”,无法进行商标申请无效的抗辩。

 

(本专题由华东政法大学知识产权专业2016级研究生吴雅妮整理、编写)

[1]来源:知产力《一波四折的“捕鱼达人”商标案最终会迎来什么结果?》

[2]北京市高级人民法院行政判决书:(2015)高行(知)终字第2075号。

[3]庭审直播链接http://tingshen.court.gov.cn/live/1040676

[4]曾陈明汝:《商标法原理》,中国人民大学出版社,2003年版,第21页。

[5]案例引自吴汉东:《知识产权基本问题研究》,第372页。

[6]参见In reRiverbank Canning Co., 95 F.2d. 327

[7]丛立先:《非法商品或服务的在先使用标识可以产生商标权》,《IP知识论坛》,2016年。

[8]李杨:《违法使用与商标法第三十二条后半句规定的“一定影响”的关系》,《中国知识产权杂志》,2017年。

[9]北京市高级人民法院(2004)高行终字第463号判决书。

[10]最高人民法院 (2015)知行字第115号裁定书。

[11]李淑慧:《在非法商品上使用商标的行为不应产生未注册商标的在先权益——兼评“捕鱼达人”商标案》,中国商标局,2017年。

[12]37 C.F.R. §2.69.

[13]TMEP (July 2015) §907

[14]刘井玉:《对<商标法>第三十一条“已经使用”的理解与适用》,《中国专利与商标》,2007年。

[15]贺荣,辛尚民:《商标法上的已经使用与在先权利探讨》,《法律适用》,2005年。

[16]汪洋:《对在先使用并有一定影响的商标的保护——使用<商标法>第31条典型商标异议点评》,《中华商标》,2007年。

[17]阮开欣:《“捕鱼达人”商标异议分析》,IPRdaily中国网。来源:http://www.iprdaily.cn/article_15741.html。

[18]孙远钊:《在先使用如果违法是否可以阻却商标注册》,知产力。来源:http://www.zhichanli.com/article/44893。

[19]赵雷,对新《商标法》确立商标在先使用权制度的理解,《中国工商报》,2013年。

来源:华政东方知识产权

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